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知识产权“转让不破许可”规则的场景及要件——奥特曼相关的知识产权许可合同纠纷

来源:知产宝发布日期:2023-10-20

——上诉人广州市锐视文化传播有限公司(一审本诉原告、反诉被告)与上诉人奥特影业有限公司(一审本诉被告、反诉原告)合同纠纷一案



裁判要旨


根据现行法律及司法解释的规定,在专利以及技术秘密合同纠纷中,对于在先签订的专利许可合同,专利权在后转让不影响在先专利许可合同的效力;同理,在后的专利申请权转让合同也不影响在先技术秘密转让合同的效力。在商标合同纠纷中,就负担行为即合同效力的角度而言,对于在先签订的商标许可合同,商标权在后转让不影响在先商标许可合同的效力;就处分行为即针对许可使用权而言,对于在先许可合同是否能够继续履行即在先被许可人是否继续享有商标使用权的问题,则适用登记对抗原则,当在先商标许可合同经过在商标局登记备案的,视为已然符合公示公信的要求,即使此后商标权发生转让,在先被许可人依然可以对抗受让人,继续享有在先约定的商标许可使用权。因此,上述商标许可冲突解决规则相比专利许可的规则而言更为完善,不仅规定了在后转让对于在先合同效力的影响,也进一步规定了在先被许可人可以基于登记对抗原则适用“转让不破许可”的例外,继续享有在先约定的许可使用权。

综合以上专利法和商标法及其司法解释的相关规定,由于专利权、商标权、著作权等知识产权具有无形性的共同特性,所涉及的授权许可等处分行为不同于有形物以交付、占有为要件,因此知识产权交易难以避免可能存在多次许可冲突、在先许可与在后转让冲突等争议;也正是由于这种共同的无形性特征,故知识产权许可冲突解决规则也应当具有共通之处。因此,除了前述的专利权、商标权和技术秘密以外,包括著作权在内的其他知识产权领域虽然对于在先许可与在后转让的冲突问题没有明确规定,但可参照适用以上专利法、商标法以及技术秘密相关司法解释的规定。例如著作权领域,对于在先签订的著作权许可合同,著作权在后转让不影响在先著作权许可合同的效力;至于在先被许可人是否能够继续享有许可使用权,则应当适用登记对抗原则,非经登记不得对抗善意的著作权受让人;但对于具有主观过错的著作权受让人,即使在先被许可人没有进行许可登记备案也得以对抗,继续享有在先许可使用权。




裁判文书摘要



一审法院/案号

广东省广州市越秀区人民法院

(2019)粤0104民初11370号

二审法院/案号

广

(2021)粤73民终2070号

案由

合同纠纷

二审合议庭

朱文彬

审 判 员 刘培英

审 判 员 郭小玲

法官助理

郝文灿

书记员

兰海珍

王凌颖

当事人

上诉人(一审本诉原告、反诉被告):广州市锐视文化传播有限公司。

委托诉讼代理人:杨河,广东格林律师事务所律师。

委托诉讼代理人:秦燕梅,广东格林律师事务所律师。







上诉人(一审本诉被告、反诉原告):奥特影业有限公司(原名称为采耀版权有限公司)(Ultra Studios Company Limited)。

委托诉讼代理人:梁巍琳,广东仁言律师事务所律师。

委托诉讼代理人:卢富成,广东仁言律师事务所律师。

一审裁判结果

一、确认锐视公司与奥特公司签订的《合作协议》(2005年5月24日签订)及《更改协议》(2005年9月17日签订)于2008年12月24日解除;

二、奥特公司于判决发生法律效力之日起十日内,向锐视公司返还第一期投资款人民币2618933.72元;

三、奥特公司于判决发生法律效力之日起十日内,向锐视公司返还垫付款项人民币675314元;

四、奥特公司于判决发生法律效力之日起十日内,向锐视公司赔偿利息损失(以人民币3294247.72元为计算基数,自2006年9月1日至2019年8月19日的利息按照中国人民银行同期同类贷款利率计算,自2019年8月20日至实际清偿日止的利息按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算);

五、奥特公司于本判决发生法律效力之日起十日内,向锐视公司支付律师费、翻译费人民币42688元;

六、驳回锐视公司的其他诉讼请求;

七、驳回奥特公司的其他反诉请求。

二审裁判结果

一、撤销广东省广州市越秀区人民法院(2019)粤0104民初11370号民事判决;

二、确认广州市锐视文化传播有限公司与奥特影业有限公司签订的涉案合同权利义务于2023年2月5日终止;

三、广州市锐视文化传播有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向奥特影业有限公司支付人民币43235.85元;

四、驳回广州市锐视文化传播有限公司的其他一审本诉请求;

五、驳回奥特影业有限公司的其他一审反诉请求。

二审宣判时间

二〇二三年九月十八日

涉案法条

《中华人民共和国合同法》第八条、第九十一条、第一百零七条、第一百一十七条,《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第四十九条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款、一百七十七条第一款第二项


裁判文书

广 州 知 识 产 权 法 院

民事判决书


(2021)粤73民终2070号

当事人


上诉人(一审本诉原告、反诉被告):广州市锐视文化传播有限公司,住所地中华人民共和国广东省广州市越秀区东华西路86号1201自编之一。
法定代表人:杨水源,总经理。
委托诉讼代理人:杨河,广东格林律师事务所律师。
委托诉讼代理人:秦燕梅,广东格林律师事务所律师。


上诉人(一审本诉被告、反诉原告):奥特影业有限公司(原名称为采耀版权有限公司)(Ultra Studios Company Limited),住所地泰国曼谷市怀光区怀光街道拉玛路9号2楼Chamnan Phenjati商业中心大楼65/25号。
法定代表人:彼特?桑登猜(Perasit Saengduenchai)。
委托诉讼代理人:梁巍琳,广东仁言律师事务所律师。
委托诉讼代理人:卢富成,广东仁言律师事务所律师。


审理经过


上诉人广州市锐视文化传播有限公司(以下简称锐视公司)与上诉人奥特影业有限公司(以下简称奥特公司)合同纠纷一案,不服中华人民共和国广东省广州市越秀区人民法院(2019)粤0104民初11370号民事判决,向本院提起上诉。本院立案后,依法组成合议庭进行了审理,本案现已审理终结。

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